STJ: acordo entre empresas não afasta recusa de marca confundível

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso da empresa alemã Drägerwerk que questionava negativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para registrar a marca "Infinity" destinada a monitores hospitalares. O tribunal ratificou que a existência de acordo de coexistência entre titulares não afasta o fundamento legal que veda o registro quando há risco de confusão entre designações semelhantes.

Contexto

A controvérsia envolve colisão entre duas marcas no segmento de produtos médicos hospitalares: "Infinity", pleiteada pela Drägerwerk, e "Infiniti", já registrada pela Cardinal Health para cateteres. O registro de marca constitui um dos ativos mais relevantes da propriedade industrial, especialmente em setores altamente especializados como o médico-hospitalar, onde a reputação e a confiabilidade do produto vincam-se diretamente à marca.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) estabelece critérios de distintividade e não-conflitividade para o deferimento de pedidos de registro. A tensão reside na interpretação acerca de quando a semelhança entre marcas justifica a rejeição administrativa: se o critério é objetivo (mera possibilidade de confusão) ou se comporta flexibilizações baseadas em acordos privados entre concorrentes. A Drägerwerk argumentava que a concordância da titular da marca preexistente e a diferença entre os produtos consumiam a fundamentação negativa do INPI.

O que foi decidido

A ministra Isabel Gallotti, relatora do recurso (Resp 2.228.345), afirmou que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a mera possibilidade de confusão entre produtos justifica a rejeição do registro, independentemente de haver prova de erro efetivo do consumidor. A ratio legis da Lei de Propriedade Industrial é a proteção do público consumidor, não apenas a resolução de conflitos privados entre empresas.

Gallotti destacou que acordos de convivência entre as próprias titulares de marcas não possuem o condão de afastar conclusões técnicas do tribunal de origem quanto à existência de possibilidade de associação indevida. Ambas as instâncias ordinárias confirmaram a conclusão do INPI. O acórdão reafirmou que a finalidade protetiva em relação ao consumidor prepondera sobre arranjos contratuais bilaterais.

O advogado da Drägerwerk sustentou que os produtos são distintos, o público é altamente especializado (médicos, hospitais e fornecedores técnicos), e que a própria Cardinal Health havia expresso consentimento. A defesa argumentou que o risco de compra cruzada era nulo diante da especificidade dos mercados. Não obstante, o tribunal rejeitou essa argumentação como insuficiente para afastar o critério legal de confusão.

Base normativa e precedentes

• Art. 124, Lei 9.279/1996 — Estabelece as condições para o registro de marca e a vedação de registro quando houver semelhança ou identidade com marca preexistente em segmentos afins;
• Art. 6 quater, Acordo de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial — Proteção de marca notoriamente conhecida, reafirmando que o interesse público (proteção ao consumidor) sobrepõe-se a arranjos privados;
• Jurisprudência consolidada do STJ — Já sedimentada que a possibilidade de confusão dispensa prova de erro concreto do consumidor; o risco potencial é suficiente para fundamentar a recusa;
• Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) — Sua teleologia centra-se na proteção do consumidor e na manutenção da lealdade nas relações de concorrência.

Impacto prático

Para empresas solicitantes de marca: A decisão reafirma que o INPI não flexibilizará critérios de distintividade e não-confusão mesmo diante de acordos entre potenciais conflitantes. Empresas que pretendem registrar marcas similares a preexistentes não podem contar com protocolos privados de coexistência como mecanismo para contornar a análise técnica do Instituto.

Para titulares de marcas registradas: Não é recomendado firmar acordos de convivência com terceiros que desejem registrar marcas confundíveis, pois o INPI não os considerará vinculantes para fins de registro. A proteção conferida pelo registro não é mitigável por transações privadas.

Para advogados de propriedade industrial: O precedente consolida o caráter público da análise de confusão; estratégias de negociação privada entre concorrentes, embora legítimas, não substituem o exame administrativo de conflitividade. É imperativo instruir clientes sobre essa realidade já na fase de planejamento de marca.

Para órgãos reguladores: O STJ reafirma a autonomia do INPI no juízo técnico de confusão, desestimulando judicialização baseada em acordos post-hoc entre partes interessadas.

O que observar

O aresto não deixa margem a modulação ou ressalva. A convicção do tribunal é firme quanto à indisponibilidade do direito à proteção do consumidor, ainda que ambas as partes concordem. Não há indicação de que o tema possa ser revisitado em julgamento futuro do tribunal.

Advogados devem orientar clientes sobre a necessidade de escolher designações que se afastem significativamente de marcas preexistentes, especialmente em setores correlatos ou em que a confusão seja apenas potencial. O critério de confusão no STJ é amplo e não comporta exceções fundadas em acordo privado.

É improvável que novo recurso prospere nessa matéria. A Drägerwerk esgotou as instâncias ordinárias (1ª e 2ª) e a turma superior. Recursos extraordinários (Extraordinário para a Constituição ou Recurso Especial repetitivo) teriam dificuldade de preencher pressupostos, dado que não há divergência jurisprudencial consolidada sobre o tema — ao contrário, há convergência.

A empresa poderia explorar, como alternativa, registro com restrição territorial ou uso de marca secundária em coexistência, devidamente documentado ante ao INPI, embora sem garantia de sucesso.